Contraffazione del marchio: non sempre

 

CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO: NON SEMPRE

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Contraffazione del marchio: non sempre. In tema di tutela e contraffazione del marchio, proprietà intellettuale, nonchè concorrenza sleale, la Corte di Cassazione civile, sezione prima, con la sentenza n. 3118 del 17 Febbraio 2015, distingue il marchio forte dal marchio debole, classificando pertanto il marchio industriale, logo e lettere caratterizzanti un determinato articolo, e determinando la disciplina giuridica da applicare.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Per essere classificata come tale, la contraffazione del marchio forte dovrà avere la caratteristicha di “appropriazione dell’identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l’attitudine individualizzante di quello anteriore“. Se il giudice dovesse ritenere che i due marchi siano ben distinguibili, la tutela del marchio forte non potrà intimare la sospensione dell’utilizzo del marchio debole.

Non è sempre contraffazione del marchio, pertanto non è sempre concorrenza sleale.

Chiaramente tali fatti dovranno essere valutati da uno studio legale esperto in diritto civile.

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Di seguito il testo della sentenza Cassazione Sez. I n. 3118/15:

Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 17 febbraio 2015, n. 3118

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23885/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del scorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2501/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riportano;

uditi, per i controricorrenti, gli Avvocati (OMISSIS), con delega, e (OMISSIS), con delega, che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24 maggio 2002, la (OMISSIS) spa – premesso che era titolare del marchio n. (OMISSIS), registrato su domanda del 26 aprile 1979 e regolarmente rinnovato, consistente nella lettera “V” inserita in una figura geometrica, per prodotti vari appartenenti a sedici classi merceologiche, nel settore dell’abbigliamento ed accessori, firmati dal celebre stilista (OMISSIS), e che la (OMISSIS) aveva ottenuto, in data 14 maggio 1998, la registrazione del marchio n. (OMISSIS), consistente in una lettera “V” stilizzata inserita in un ovale costituito da una lettera “G”, utilizzato dalla (OMISSIS) a (OMISSIS) s.r.l. per contraddistinguere analoghi prodotti – conveniva in giudizio le predette societa’ e chiedeva di dichiarare la nullita’ del marchio da esse utilizzato per difetto del requisito della novita’, di accertarne la contraffazione, di inibirne l’utilizzazione e di emettere i provvedimenti consequenziali, nonche’ di accertare la concorrenza sleale e di condannarle al risarcimento dei danni.

Nel contraddittorio con le societa’ convenute e con (OMISSIS) che spiegava intervento adesivo, il Tribunale di Milano rigettava le domande.

Il gravame della (OMISSIS) spa e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 8 settembre 2010.

La corte ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva qualificato il logo “V” dell’attrice come marchio forte, perche’ frutto di fantasia e in quanto tale dotato di una maggiore incisivita’ della tutela rispetto ai marchi deboli, ma aveva escluso ugualmente la confondibilita’ all’esito di una valutazione non analitica, come contestato dall’appellante, ma globale e sintetica delle caratteristiche grafiche e di forma dei due marchi, avuto riguardo ai loro nuclei espressivi e ideologici, in ragione delle differenze che li rendevano distinguibili. (OMISSIS) spa ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si oppongono la (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS). Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia la violazione del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 47, comma 1, lettera a), e articolo 17, lettera b) ed e), e, attualmente, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 25, comma 1, lettera a), e articolo 12, (c.p.i.), per avere erroneamente applicato il principio, pur correttamente enunciato, secondo cui la tutela del marchio forte implica l’illegittimita’ delle variazioni (anche rilevanti ed originali) che – come nella specie, secondo la ricorrente – lascino sussistere l’identita’ sostanziale del nucleo espressivo e caratterizzante del marchio anteriore e per avere compiuto il giudizio di confondibilita’ in concreto, anziche’ in astratto. Infatti la corte del merito non avrebbe considerato che tale nucleo era costituito da una lettera “V” inserita in una figura geometrica, allo stesso modo in cui un’analoga lettera “V” era inserita nel marchio registrato dalla (OMISSIS), non rilevando l’esistenza di una minima diversita’ grafica: il primo con un’apertura verso l’alto, il secondo con un’apertura in alto verso destra, somigliante ad una “G” che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non identificava l’acronimo dello stilista (OMISSIS), sicche’ rimaneva intatto il rischio di confusione tra i consumatori per la somiglianza dei segni riferiti ai medesimi generi merceologici.

Il secondo motivo denuncia la violazione del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 1, comma 1, lettera b), (Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 20, comma 1, lettera b) per avere erroneamente valutato il rischio confusorio in concreto anziche’ in astratto, avuto riguardo alla somiglianza dei segni, entrambi di fantasia e utilizzati per contraddistinguere prodotti dello stesso genere merceologico, a prescindere dall’uso e dalla possibilita’ delle convenute di avvalersene, in un determinato momento storico, come segno identificativo delle iniziali (“G” e “V”) dello stilista (OMISSIS).

Nel terzo motivo e’ dedotto vizio di motivazione su un punto decisivo, per avere ritenuto erroneamente che il nucleo ideologico ed espressivo del marchio “(OMISSIS)” conservasse intatto il significato indicativo delle iniziali dello stilista (OMISSIS) e che non vi fosse rischio di confusione poiche’ il pubblico era in grado di decodificare i due segni riferiti entrambi a noti stilisti (il primo a (OMISSIS) e il secondo a (OMISSIS)). La corte del merito non avrebbe considerato che il nucleo espressivo e concettuale dei due marchi sarebbe unico e costituito dalla lettera “V” (iniziale di (OMISSIS)) disegnata in modo quasi identico in entrambi i segni, che vi sarebbe un enorme divario di notorieta’ tra i due stilisti, che non sarebbero stati indicati gli elementi dimostrativi della notorieta’ di (OMISSIS) e che il pubblico potrebbe essere indotto a credere che la lettera “V” inserita in una “G” indichi le iniziali di (OMISSIS).

I predetti motivi, inscindibilmente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

L’apprezzamento sulla confondibilita’ tra segni distintivi similari e’ riservato al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimita’ se adeguatamente motivate (v. Cass. n. 4405/2006, n. 13592/1999). La premessa logica di siffatto apprezzamento e’ la qualificazione – rilevante ai fini dell’intensita’ della tutela – del marchio anteriore come forte o debole.

Quello della (OMISSIS) spa, di cui e’ chiesta tutela, e’ stato qualificato dalla corte del merito come forte: tale qualificazione non e’ stata censurata e, quindi, non puo’ essere messa in dubbio; neppure e’ stata posta in dubbio la validita’ del medesimo marchio in quanto avente come contenuto la rappresentazione grafica di una lettera dell’alfabeto, alla luce del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 16, (sostituito dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480) e articolo 7 c.p.i. che includono le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purche’ idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un’impresa (v. Cass. n. 14684/2007), com’e’ indiscusso nel caso del marchio dell’attrice.

E’ noto che per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreche’ vi sia appropriazione dell’identita’ sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l’attitudine individualizzante di quello anteriore (v. Cass. n. 1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004). Cio’ significa che quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo che e’ proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioe’ non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un’altra l’uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacita’ distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa. E’ quanto accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, con razionale e adeguato giudizio di fatto, ha accertato che il marchio registrato dalla (OMISSIS) era “caratterizzato da una diversa composizione che lo rende del tutto differente rispetto al logo della societa’ attrice” e, quindi, distinguibile “non solo in una valutazione analitica ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica”, avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale capacita’ percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si tratta che, quando – come nella specie – di lusso, e’ una clientela verosimilmente selezionata e avveduta. Questo giudizio e’ coerente con le indicazioni della giurisprudenza (v. Cass. n. 4405/2006 sull’apprezzamento della confondibilita’ in via sintetica e globale) e con il principio secondo cui non e’ possibile presumere la confusione per il solo fatto dell’esistenza di un rischio di associazione tra i segni (v. Cass. n. 21086/2005).

La ricorrente, verosimilmente al fine di paralizzare la possibile obiezione secondo cui il titolare di un marchio consistente nella rappresentazione grafica di una o piu’ lettere dell’alfabeto non puo’ ottenere la protezione nei confronti dell’imprenditore concorrente che utilizzi le stesse lettere dell’alfabeto ove sussistano anche lievi modifiche o aggiunte (v. Cass. n. 9827/1994), ritiene che i giudici di merito avrebbero dato eccessivo peso all’origine del marchio posteriore come sigla dello stilista (OMISSIS). E’ questa una censura che richiederebbe un esame (impraticabile nel giudizio di legittimita’) del certificato di protezione del marchio e che e’ rivolta ad un giudizio di fatto adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno escluso la confondibilita’ all’esito di una comparazione dei segni in via globale e astratta. Inoltre, il riferimento alle iniziali di (OMISSIS) come identificativo del marchio contestato era giustificato poiche’ la domanda da esaminare era stata proposta nei confronti della societa’ ( (OMISSIS) a (OMISSIS) srl) licenziataria di quel marchio in un giudizio in cui (OMISSIS) era intervenuto ad adiuvandum in proprio.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 2598 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., e vizio di motivazione, per avere operato un confronto dei marchi per come descritti nei certificati di protezione, senza riferimenti a come essi appaiono sui rispettivi prodotti, esame che sarebbe stato essenziale per giudicare sull’autonoma domanda di concorrenza sleale che presupponeva l’esame del concreto impatto visivo dei marchi apposti sui prodotti.

Il motivo e’ infondato.

Avendo l’attrice proposto la domanda di concorrenza sleale in via “dipendente” da quella di violazione del marchio registrato, il giudizio della corte d’appello ritenuto assorbito l’ulteriore profilo di censura concernente la concorrenza sleale e’ una logica conseguenza del giudizio negativo sulla confondibilita’ tra i marchi.

In conclusione, il ricorso e’ rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro 10200,00, di cui euro 10000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo -Contraffazione del marchio: non sempre-, in www.europolinvestigazioni.com

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